특허권 침해 분쟁을 소송 전 합의나 계약 수정으로 해결할 때 확인할 조항

핵심 요약

주요 쟁점: 특허권 침해 분쟁을 합의로 마무리할 때에는 금전 지급만 정하기보다 과거 실시행위의 처리와 앞으로 허용되는 실시범위를 명확하게 구분해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 대상 특허번호와 청구항, 분쟁 대상 제품·공정, 특허권자와 계약당사자, 기존 실시권의 유무, 생산·판매·수입 등 실제 실시형태를 확인해야 합니다.

초기 대응: 합의금, 실시료, 실시기간뿐 아니라 지역·제품·판매경로·재실시 가능 여부, 재고 처리, 자료제출과 정산방법, 계약 종료 후 조치까지 계약서에 구체적으로 정리하는 것이 좋습니다.

주의사항: 침해 여부가 아직 다투어지고 있다면 합의서의 문구가 침해 사실이나 손해액을 필요 이상으로 인정하는 내용이 되지 않는지 확인해야 합니다. 반대로 분쟁을 종결하기로 했다면 어떤 청구까지 정리되는지를 불명확하게 두지 않는 것이 중요합니다.

합의 전에 특허와 문제된 실시행위부터 특정해야 합니다

특허권 침해 분쟁은 단순히 두 제품이 비슷하다는 이유만으로 판단하지 않습니다. 먼저 유효하게 존속하는 특허권의 청구범위와 상대방 제품·방법이 실제로 어떤 방식으로 실시되고 있는지를 확인해야 합니다.

특허법상 물건의 발명에서 ‘실시’에는 생산뿐 아니라 사용, 양도, 대여, 수출·수입 및 양도·대여의 청약 등이 포함됩니다. 방법의 발명과 물건을 생산하는 방법의 발명은 실시의 범위가 다르게 규정되어 있으므로 합의 대상 행위를 구체적으로 적을 필요가 있습니다.

따라서 합의서에 단순히 ‘관련 제품’이라고 기재하기보다 대상 특허번호, 필요한 경우 관련 청구항, 제품명·모델명·공정과 허용하거나 중단할 행위를 특정하는 것이 좋습니다.

과거 침해 문제와 앞으로의 실시허락을 분리해서 정해야 합니다

소송 전 합의에서는 이미 발생한 분쟁을 끝내는 부분과 앞으로 특허발명을 사용할 수 있도록 허락하는 부분이 함께 포함될 수 있습니다. 두 부분을 구분하지 않으면 합의금을 지급한 뒤에도 향후 생산·판매가 허용되는지를 놓고 다시 다툴 가능성이 있습니다.

특히 합의금이 과거의 손해만 정산하는 것인지, 향후 일정 기간의 실시료까지 포함하는 것인지를 명확하게 적어야 합니다. 특허권자는 합의 이후에도 침해가 계속되었다고 주장하고 상대방은 이미 합의금으로 사용권을 취득했다고 주장하는 상황을 피하려면 이 부분을 구체화할 필요가 있습니다.

실시를 허용한다면 라이선스의 범위를 구체적으로 정해야 합니다

특허법은 특허권자가 타인에게 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있도록 하고 있습니다. 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하고, 통상실시권자는 법률 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 실시할 수 있습니다.

따라서 기존 거래계약을 수정하여 특허실시를 허용한다면 단순히 ‘특허 사용을 허락한다’고 작성하기보다 허용범위를 세분화하는 것이 좋습니다.

• 어떤 특허와 청구항을 대상으로 하는지
• 어떤 제품·모델·공정에 사용할 수 있는지
• 생산·사용·판매·수출·수입 중 어떤 행위를 허용하는지
• 대한민국 내 실시인지 해외 사업까지 포함하는지
• 계약기간과 갱신조건은 무엇인지
• 관계회사·OEM 업체·협력업체의 실시가 포함되는지
• 제3자에게 다시 실시를 허락할 수 있는지

특허법상 실시 자체가 생산이나 판매에 한정되지 않으므로 실제 사업구조와 계약상 실시범위가 일치하는지를 확인해야 합니다.

실시료와 정산자료를 어떻게 확인할지도 정해야 합니다

향후 실시를 허용하는 합의라면 실시료를 정액으로 할지, 매출액·판매수량 등을 기준으로 정할지 결정해야 합니다. 매출액을 기준으로 한다면 부가가치세, 할인, 반품, 운송비 등을 포함할 것인지까지 계산기준을 명확하게 두는 것이 좋습니다.

판매수량에 따른 실시료를 정하면서 판매자료를 확인할 방법이 없다면 이후 정산 과정에서 다시 분쟁이 생길 수 있습니다. 따라서 보고주기, 제출할 판매·생산자료, 정산기준일과 지급일, 정산 오류가 발견되었을 때의 처리방법을 함께 정할 필요가 있습니다.

필요한 경우 일정 범위에서 회계자료를 확인할 수 있는 절차를 정할 수도 있습니다. 다만 상대방의 영업비밀이나 제3자 정보가 포함될 수 있으므로 확인 가능한 자료와 이용 목적, 비밀유지 범위도 함께 제한하는 것이 좋습니다.

특허침해 책임과 손해배상 청구를 어디까지 정리할지 명확해야 합니다

특허법 제126조는 특허권자 또는 전용실시권자가 침해자나 침해할 우려가 있는 자에게 침해의 금지·예방을 청구할 수 있도록 하고, 침해 관련 물건의 폐기나 설비 제거 등도 청구할 수 있도록 규정합니다. 제128조는 고의 또는 과실로 특허권 등을 침해한 경우 손해배상청구의 근거와 손해액 산정에 관한 규정을 두고 있습니다.

따라서 합의서에서는 지급하는 금액이 어떤 기간과 제품에 관한 분쟁을 정리하는 것인지 명확하게 적어야 합니다. 현재 확인되지 않은 다른 제품이나 향후 계약위반까지 모두 면책하는 것인지도 별도로 검토해야 합니다.

침해 여부 자체에 관한 양측 입장이 다른 상태에서 사업상 필요 때문에 합의하는 경우라면 ‘침해를 인정한다’는 문구가 꼭 필요한지도 검토할 필요가 있습니다. 분쟁 종결의 범위와 법적 책임 인정 여부는 서로 다른 문제이므로 계약 목적에 맞게 작성해야 합니다.

재고·금형·설비와 기존 거래처 처리도 계약서에 포함할 수 있습니다

침해 의심 제품의 생산을 중단하기로 합의하더라도 이미 생산된 재고, 반제품, 금형과 생산설비, 온라인 판매페이지가 그대로 남아 있다면 합의 이후 다시 문제가 발생할 수 있습니다.

특허법상 침해금지청구에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등 침해 예방에 필요한 조치가 포함될 수 있습니다. 따라서 소송 전 합의에서도 실제 사업상 필요한 범위에서 재고 판매기간, 회수·폐기, 생산설비 변경, 판매페이지 삭제 등의 조치를 구체적으로 협의할 수 있습니다.

다만 이미 제3자에게 적법하게 공급된 제품까지 어떤 방식으로 처리할 것인지, 기존 납품계약을 즉시 중단할 수 있는지 등은 별도의 계약관계와 손해 가능성을 함께 확인해야 합니다.

계약 종료와 위반 시 조치를 미리 정해두는 것이 중요합니다

특허 라이선스를 포함한 합의는 체결 시점뿐 아니라 종료 시점의 처리도 중요합니다. 계약기간 만료, 실시료 미지급, 허용범위를 벗어난 제품 생산, 비밀유지 위반 등 어떤 사유가 발생하면 계약을 해지할 수 있는지를 정할 필요가 있습니다.

계약 종료 후에는 즉시 실시를 중단해야 하는지, 일정 기간 재고 판매를 허용할 것인지, 사용 중인 금형이나 기술자료를 반환·폐기할 것인지도 정할 수 있습니다. 위반 사실을 발견했을 때 시정요구 기간을 둘 것인지와 손해배상 또는 별도의 분쟁해결 절차도 함께 검토합니다.

특히 전용실시권을 설정하는 방식이라면 특허법상 등록해야 효력이 발생하는 사항이 있다는 점도 확인해야 합니다. 특허법 제101조는 전용실시권의 설정·이전·변경·소멸 등 일정 사항에 등록을 효력발생 요건으로 두고 있습니다.

사건을 검토할 때 확인해야 할 사항

유왕현 변호사가 특허침해 합의나 계약 수정을 검토할 때에는 먼저 특허등록원부와 청구범위, 문제된 제품·공정의 기술자료 및 기존 계약을 대조하여 현재 무엇이 실제 분쟁대상인지 확인합니다.

그 다음 과거의 침해 주장과 앞으로의 실시허락을 분리합니다. 합의금이 어떤 기간의 책임을 정리하는지, 향후에는 어느 범위에서 실시가 허용되는지, 실시료와 정산방법은 무엇인지, 계약이 끝난 뒤 재고와 설비를 어떻게 처리할지를 하나씩 확인할 필요가 있습니다.

특허권자에게 유리한 조항만 검토하는 것도 충분하지 않습니다. 실시권자의 사업구조상 협력업체 생산이나 해외수출이 필요한지, 반대로 지나치게 넓은 실시허락으로 특허권자가 예상하지 못한 사업까지 허용하게 되는지도 함께 살펴야 합니다.

상담 전 준비사항과 자주 묻는 질문

• 특허등록원부와 등록공보
• 문제가 된 특허의 청구범위
• 침해가 주장된 제품·공정의 도면과 사양서
• 생산·판매·수입·수출 수량과 기간 자료
• 기존 라이선스·납품·공동개발 계약서
• 경고장·내용증명과 양측 답변
• 합의금 또는 실시료 산정에 필요한 판매자료
• 현재 재고와 생산설비·금형 현황
• 합의 이후에도 유지해야 할 거래처·협력업체 관계

합의금을 지급하면 이후에도 제품을 계속 판매할 수 있나요?

합의금의 지급만으로 향후 실시허락이 당연히 인정된다고 단정하기 어렵습니다. 과거 침해 문제의 정산인지 향후 라이선스까지 포함하는지 계약서에서 명확하게 구분해야 합니다.

합의서에 특허침해 사실을 인정해야 하나요?

침해 여부가 다투어지고 있는 상태에서 사업상 이유로 분쟁을 종결하는 경우도 있습니다. 책임 인정 여부와 분쟁 종결 범위를 구분하여 합의 목적에 맞는 문구를 검토할 필요가 있습니다.

기존 공급계약에 특허 사용 허락 문구만 추가하면 충분한가요?

실시 대상 특허와 제품, 실시행위, 기간·지역, 실시료, 재실시와 계약 종료 후 처리 등이 불명확하면 추가 분쟁이 발생할 수 있습니다. 기존 계약의 지식재산권 조항 전체와 함께 검토하는 것이 좋습니다.

협력업체가 대신 제품을 생산하는 경우도 계약에 적어야 하나요?

실제 사업구조에서 제3자 제조가 예정되어 있다면 계약상 허용범위에 포함되는지를 확인할 필요가 있습니다. 협력업체의 실시가 허용되는 조건과 책임, 비밀유지 문제도 함께 정하는 것이 좋습니다.

특허권이 공동소유라면 한 명과 합의하면 되나요?

특허법은 공유 특허권의 지분 양도나 전용·통상실시권 허락 등에 다른 공유자의 동의를 요구하는 규정을 두고 있습니다. 따라서 공유관계와 체결하려는 계약의 내용을 확인한 뒤 필요한 동의 여부를 검토해야 합니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 특허권 침해 분쟁을 소송 전 합의나 계약 수정으로 정리할 때 검토할 일반적인 계약사항을 설명하기 위한 정보입니다. 실제 침해 여부와 합의 범위, 실시권의 종류, 실시료와 책임 조항은 특허의 청구범위, 기존 계약, 제품·공정과 당사자의 사업구조에 따라 달라질 수 있습니다.