특허권 침해 관련 내용증명·경고장에 대응할 때 주장 범위를 정하는 방법

핵심 요약

주요 쟁점: 특허권 침해 경고장을 받았다는 사실만으로 침해가 확정되는 것은 아닙니다. 상대방 특허의 청구범위와 자사 제품·방법을 구성요소별로 비교하고, 특허권의 존속·권리관계와 실시권 등 별도의 권원이 있는지도 확인해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 경고장에 특정된 특허번호와 청구항, 침해대상으로 지목된 제품·공정, 상대방의 요구사항과 회신기한을 확인한 뒤 등록원부·특허공보·심사경과와 자사 기술자료를 확보하는 것이 좋습니다.

초기 대응: 사실관계 확인 전 침해를 인정하거나 손해배상책임을 전면 부인하기보다 현재 확인된 사실과 추가 검토가 필요한 사항을 구분하여 회신 범위를 정해야 합니다.

주의사항: 경고장을 받은 뒤 제품 설계자료나 판매자료를 삭제하거나 상대방과 감정적인 연락을 반복하면 새로운 쟁점이 생길 수 있습니다. 향후 소송 가능성을 고려하여 당시 존재했던 자료를 보존하는 것이 중요합니다.

특허권 침해 경고장은 상대방의 주장과 법적 결론을 구분해서 봐야 합니다

특허권자가 내용증명이나 경고장을 보내면서 제품의 생산·판매 중단, 재고 폐기, 손해배상 또는 일정한 기한 내 답변을 요구하는 경우가 있습니다. 수신 기업 입장에서는 거래 중단이나 소송 가능성을 우려해 즉시 답변하고 싶을 수 있지만, 경고장에 적힌 침해 주장이 곧 법원의 판단을 의미하는 것은 아닙니다.

특허법상 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적힌 사항을 기준으로 정해집니다. 따라서 제품의 외형이나 기능이 비슷해 보인다는 이유만으로 판단하기보다 상대방이 어느 청구항을 근거로 어떤 구성이 자사 제품에 대응한다고 주장하는지부터 확인해야 합니다.

경고장을 받은 직후의 핵심은 강하게 반박하는 것이 아니라 향후 소송에서도 유지할 수 있는 사실관계와 법적 주장의 범위를 정하는 것입니다.

먼저 특허권과 경고장의 기본정보부터 확인해야 합니다

경고장에 특허번호만 적혀 있다고 해서 곧바로 기술적인 침해 분석에 들어가기보다 현재 권리상태와 상대방이 주장하는 범위를 먼저 확인하는 것이 좋습니다.

• 특허번호와 특허권자 또는 전용실시권자의 표시
• 현재 특허권의 존속 여부와 권리관계
• 침해를 주장하는 구체적인 청구항
• 침해대상으로 특정한 제품·모델·서비스 또는 제조방법
• 생산·판매 중단, 폐기, 손해배상 등 상대방의 요구사항
• 회신을 요구한 기한과 후속조치에 관한 내용

특허공보만 확인할 것이 아니라 필요한 경우 출원·심사과정에서 청구범위가 어떻게 변경되었는지도 살펴볼 필요가 있습니다. 현재 등록된 청구범위를 정확히 파악한 뒤 자사 제품의 실제 구조와 비교해야 합니다.

침해 여부는 청구항의 구성요소와 자사 제품을 대응시켜 검토합니다

특허침해 판단에서는 상대방 특허의 청구항에 기재된 구성요소를 나누고 자사 제품이나 방법이 각각의 구성을 갖추고 있는지 비교하는 과정이 중요합니다. 일부 기능이 비슷하다는 사정만으로 전체 청구항의 구성이 충족된다고 단정하기 어렵습니다.

문언상 동일한 구성이 없더라도 균등침해가 주장되는 경우가 있으므로 단순히 표현이 다르다는 이유만으로 비침해라고 결론 내리는 것도 주의해야 합니다. 반대로 상대방 경고장에 구성요소별 분석이 없다면 어떤 청구항과 구성을 근거로 침해를 주장하는지 구체화를 요청하는 방안도 검토할 수 있습니다.

비침해 주장과 특허의 유효성 문제는 구분하는 것이 좋습니다

경고장에 대응하면서 “우리 제품은 특허와 다르다”는 주장과 “상대방 특허 자체가 무효가 될 수 있다”는 주장을 한꺼번에 사용하는 경우가 있습니다. 그러나 두 주장은 검토해야 할 자료와 법적 의미가 다릅니다.

비침해 주장은 현재 유효하게 존재하는 특허권의 보호범위에 자사 제품이나 방법이 포함되는지를 다투는 것입니다. 반면 특허의 유효성에 관한 주장은 선행기술 등과 비교하여 신규성·진보성 등 무효사유가 존재하는지를 검토하는 문제입니다.

따라서 충분한 선행기술 조사가 이루어지지 않은 상태에서 경고장 회신에 “해당 특허는 무효”라고 단정하기보다, 실제로 확보된 선행기술과 심사경과를 확인한 뒤 어느 수준까지 주장할 것인지 정하는 편이 안전합니다.

자사에 실시할 권한이 있는지도 별도로 확인해야 합니다

제품이 특허발명의 기술적 범위와 관련되더라도 계약상 실시권이나 그 밖의 적법한 권원이 존재하는지가 별도의 쟁점이 될 수 있습니다. 과거 특허권자 또는 관련 회사와 기술이전·공동개발·납품계약을 체결했다면 계약내용을 다시 확인해야 합니다.

특히 라이선스 계약이 종료되었거나 사업양도·합병·계열회사 거래가 있었던 경우에는 어느 회사에 어떤 범위의 실시권이 부여되었는지 다툼이 생길 수 있습니다. 단순히 과거부터 사용해 왔다는 사실만으로 권한이 있다고 단정하기보다 계약서와 변경합의서, 기술이전 관련 자료를 확인해야 합니다.

경고장 회신에서도 실시권의 존재를 주장하려면 계약상 근거와 적용범위를 확인하고, 필요 이상으로 계약상 비밀이나 다른 사업정보를 공개하지 않도록 주의할 필요가 있습니다.

회신에서 어디까지 사실을 인정할 것인지 신중하게 정해야 합니다

경고장에 “귀사가 해당 제품을 수년간 제조·판매하여 특허를 침해했다”고 적혀 있다고 해서 상대방이 제시한 기간과 판매량까지 그대로 전제로 답변할 필요는 없습니다. 실제 생산주체, 판매주체, 판매기간과 제품 버전을 확인해야 합니다.

특히 하나의 제품명이 장기간 사용되었더라도 내부 설계가 변경되었다면 시기별 제품구성이 다를 수 있습니다. 과거 모델과 현재 모델을 구분하지 않고 일괄적으로 침해 여부를 인정하거나 부인하면 이후 소송에서 사실관계가 충돌할 가능성이 있습니다.

확인되지 않은 사항은 “현재 내부 확인 중”이라는 취지로 범위를 제한하고, 확인된 사실만 답변하는 방법도 고려할 수 있습니다. 회신서의 목적은 상대방의 질문에 모든 내부정보를 제공하는 것이 아니라 현재 회사의 입장을 필요한 범위에서 명확하게 전달하는 데 있습니다.

판매량·매출액·이익자료를 먼저 공개할 필요가 있는지도 검토해야 합니다

경고장에는 침해제품의 판매수량, 매출액과 이익을 일정 기간 내 제출하라는 요구가 포함되기도 합니다. 이러한 요구를 받았다고 해서 소송 전 단계에서 상대방이 요구한 모든 영업자료를 곧바로 제공해야 하는지는 별도로 검토해야 합니다.

특허법은 침해소송에서 손해액 산정에 관한 규정을 두고 있고, 법원이 일정한 요건 아래 침해 증명이나 손해액 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있는 제도도 두고 있습니다. 이는 상대방의 내용증명만으로 모든 내부자료 제출의무가 바로 발생한다는 의미와는 구별됩니다.

다만 판매량과 이익자료는 향후 손해배상 쟁점에서 중요해질 수 있으므로 상대방에게 제공하지 않더라도 내부적으로는 보존해야 합니다. 회계자료나 판매기록을 임의로 삭제하거나 수정하는 것은 피해야 합니다.

경고장을 받은 뒤 계속 판매할 것인지도 별도의 경영·법률 판단이 필요합니다

특허법 제126조에 따르면 특허권자 또는 전용실시권자는 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 금지·예방을 청구할 수 있고, 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 설비 제거 등도 청구할 수 있습니다.

또한 특허법 제128조는 고의 또는 과실에 의한 침해의 손해배상책임을 규정하고 있으며, 고의적인 침해로 인정되는 경우에는 법정 요건 아래 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 않는 범위에서 배상액이 정해질 수 있습니다.

따라서 경고장을 받았는데도 계속 생산·판매할 것인지, 임시로 판매를 중단할 것인지, 설계를 변경할 것인지는 단순히 상대방의 요구에 따를지 여부만의 문제가 아닙니다. 침해 가능성, 재고와 거래계약, 설계변경 가능성, 향후 손해 확대 위험 등을 함께 검토해야 합니다.

회신서에서는 핵심 주장과 유보할 주장을 구분할 수 있습니다

특허 경고장에 대한 답변은 모든 가능한 항변을 한 번에 나열하는 문서가 될 필요는 없습니다. 현재 자료로 확인할 수 있는 핵심 주장과 추가 검토 후 판단할 부분을 구분하는 것이 좋습니다.

예를 들어 구성요소 하나가 명확하게 다르다는 자료가 확보되어 있다면 해당 차이를 중심으로 비침해 입장을 밝히면서 다른 쟁점에 대한 권리를 유보할 수 있습니다. 반대로 기술분석이 끝나지 않았다면 성급하게 모든 청구항에 대한 비침해를 단정하기보다 검토에 필요한 정보를 상대방에게 요청하는 방식도 고려할 수 있습니다.

합의 가능성을 열어두더라도 침해 인정과 혼동하지 않아야 합니다

사업상 이유로 소송보다 라이선스나 설계변경, 판매기간 조정 등의 합의를 검토하는 경우가 있습니다. 협의를 제안한다는 사실 자체와 특허침해를 법적으로 인정하는 것은 구분할 필요가 있습니다.

따라서 회신에서 “원만한 해결을 위해 협의할 의사가 있다”는 취지를 밝힐 경우에도 어떤 사실과 책임을 인정하는 것인지 문구를 확인해야 합니다. 반대로 지나치게 공격적인 표현으로 협상 가능성을 불필요하게 차단할 필요도 없습니다.

기술적 비침해 주장을 유지하면서도 사업적 해결 가능성을 별도로 검토할 수 있으므로 법적 주장과 협상전략을 나누어 정리하는 것이 좋습니다.

초기 대응에서 피해야 할 행동

• 경고장을 받은 직후 기술검토 없이 “침해 사실을 인정한다”는 취지로 회신하는 행동
• 반대로 청구범위 분석 없이 “특허와 전혀 관계없다”고 단정하는 행동
• 확인하지 않은 선행기술을 근거로 특허가 무효라고 단정하는 행동
• 상대방 요구만 보고 판매량·원가·이익 등 영업자료 전체를 즉시 제공하는 행동
• 경고장 수령 후 설계도면·개발기록·판매내역을 삭제하거나 수정하는 행동
• 상대방 특허권자나 거래처에 감정적인 표현을 사용하거나 공개적으로 침해 여부를 단정하는 행동

특허분쟁은 첫 회신의 표현이 이후 가처분이나 본안소송에서 다시 검토될 수 있습니다. 따라서 답변 속도만을 우선하기보다 회신기한 내에서 필요한 자료를 확보하고 사실과 법률상 주장을 구분하여 정리하는 것이 중요합니다.

사건을 검토할 때 확인해야 할 사항

유왕현 변호사가 특허권 침해 경고장 사건을 검토할 때에는 먼저 경고장의 요구내용과 특허등록원부, 특허공보 및 청구범위를 확인합니다. 그 다음 침해대상으로 지목된 자사 제품의 실제 사양과 설계자료를 기준으로 청구항의 구성요소를 하나씩 대응시켜 봅니다.

이 과정에서는 유리한 차이점만 보는 것이 아니라 상대방이 균등침해나 간접침해 등을 주장할 가능성도 함께 검토할 필요가 있습니다. 동시에 선행기술, 실시권 계약과 제품 개발경위처럼 별도의 항변 근거가 있는지도 확인합니다.

마지막으로 회신에서 확정적으로 밝힐 내용과 추가 검토가 필요한 내용을 구분합니다. 이후 가처분·침해금지소송이나 손해배상청구로 이어질 가능성을 고려하면 현재 확보되지 않은 사실까지 단정하지 않고 객관적인 자료와 일치하는 범위에서 입장을 정하는 것이 중요합니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

• 수령한 내용증명·경고장과 첨부자료 전체
• 상대방이 특정한 특허번호와 청구항
• 침해대상으로 지목된 제품의 사양서·도면·매뉴얼
• 제품 개발일정과 설계변경 이력
• 제조·납품·수입 구조를 확인할 계약서
• 특허권자 또는 관련 회사와 체결한 라이선스·공동개발계약
• 자체적으로 확보한 선행기술이나 기존 제품자료
• 제품별 생산·판매 시기와 수량을 확인할 내부자료
• 경고장 수령 전후 상대방과 주고받은 이메일·메신저
• 회신기한과 예정된 납품·판매 일정

자주 묻는 질문

특허침해 경고장을 받으면 상대방이 정한 기한까지 꼭 답변해야 하나요?

상대방이 경고장에 기재한 회신기한 자체가 언제나 법정 답변기한을 의미하는 것은 아닙니다. 다만 답변하지 않을 경우 상대방이 가처분이나 소송 등 후속절차를 검토할 수 있으므로 기한을 무시하기보다 필요한 검토시간과 대응방향을 정하는 것이 좋습니다.

우리 제품에 상대방 특허와 다른 부분이 하나 있으면 침해가 아닌가요?

청구항의 해당 구성요소가 실제로 결여되었는지와 그 차이가 법적으로 어떤 의미를 가지는지를 확인해야 합니다. 문언상 차이가 있더라도 균등침해가 문제될 수 있으므로 단순한 명칭이나 형태 차이만으로 결론을 정하기 어렵습니다.

경고장에 판매량과 매출자료를 보내라고 하는데 제출해야 하나요?

경고장의 요구만으로 소송절차에서의 자료제출명령과 같은 법적 효과가 바로 발생한다고 볼 수는 없습니다. 다만 향후 손해배상 문제에서 중요한 자료가 될 수 있으므로 외부 제공 여부와 별개로 관련 자료는 보존할 필요가 있습니다.

상대방 특허가 무효라고 생각하면 경고장을 무시해도 되나요?

특허권이 현재 유효하게 존재하는지와 실제 무효사유가 있는지를 구분해야 합니다. 선행기술이나 심사경과를 검토하지 않은 상태에서 무효라고 단정하기보다 비침해 여부와 유효성 문제를 각각 검토하는 것이 좋습니다.

경고장을 받은 뒤 제품을 계속 판매하면 손해배상에 불리한가요?

경고장 수령 이후의 판매가 구체적인 사건에서 어떤 의미를 갖는지는 침해 여부와 경고장의 구체성, 이후 검토·대응 과정 등에 따라 달라질 수 있습니다. 특허법은 침해자의 과실을 추정하고 고의적 침해에 관한 가중배상 규정도 두고 있으므로 계속 판매 여부는 침해 가능성과 사업상 영향을 함께 검토해야 합니다.

소송은 피하고 싶은데 라이선스 협의를 먼저 제안해도 되나요?

협상 가능성을 제시하는 것과 법적 침해책임을 인정하는 것은 구분할 수 있습니다. 다만 회신 문구가 침해 인정이나 손해액 인정으로 해석될 여지가 없는지 확인하면서 협상 범위를 정할 필요가 있습니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 특허권 침해 관련 내용증명·경고장을 받은 경우 회신에서 주장할 범위를 검토하는 일반적인 기준을 설명하기 위한 정보입니다. 실제 특허침해 여부와 대응 방향은 청구범위, 제품·공정의 구체적인 구성, 특허의 권리상태, 계약관계와 분쟁 진행 단계에 따라 달라질 수 있습니다.