특허권 침해 문제가 발생했을 때 권리관계와 계약서를 먼저 확인해야 할 이유

핵심 요약

주요 쟁점: 특허권 침해에서는 유효한 특허권이 누구에게 귀속되어 있는지, 문제되는 제품이나 방법이 특허청구범위에 포함되는지, 상대방에게 실시할 권한이 있었는지를 구분하여 확인해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 특허등록원부와 특허공보, 청구범위, 권리 이전·공유관계, 전용·통상실시권 및 공동개발·기술이전·납품계약의 내용을 확인하는 것이 중요합니다.

초기 대응: 특허번호와 문제되는 청구항을 특정하고 실제 제품의 구조·기능·제조방법을 구성요소별로 비교한 뒤 기존 계약에서 허용된 실시 범위를 함께 검토해야 합니다.

주의사항: 제품이 외관상 비슷하다는 이유만으로 침해를 인정하거나, 반대로 계약관계가 있었다는 이유만으로 모든 실시가 허용된다고 단정해서는 안 됩니다. 특허권의 객관적인 보호범위와 계약상 권한을 각각 확인해야 합니다.

특허권 침해는 기술이 비슷하다는 사실만으로 판단하지 않습니다

경쟁업체가 유사한 제품을 판매하거나 거래관계가 종료된 업체가 기존 기술을 계속 사용하는 경우 특허권 침해 여부가 문제될 수 있습니다. 반대로 특허권자로부터 경고장이나 내용증명을 받고 자신이 판매하는 제품이 상대방의 특허를 침해한다는 주장을 처음 접하는 경우도 있습니다.

이때 제품의 외형이나 기능이 비슷하다는 인상만으로 침해 여부를 판단하기는 어렵습니다. 특허법은 특허발명의 보호범위를 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정하도록 하고 있기 때문에 먼저 어떤 특허권이 문제되고 그 청구범위가 어떻게 구성되어 있는지를 확인해야 합니다.

여기에 당사자 사이에 기술이전, 공동개발, 제조·납품 또는 라이선스 계약이 있었다면 별도의 계약상 권리관계가 더해집니다. 따라서 특허 자체의 권리범위와 당사자 사이의 계약을 구분하면서 함께 살펴보는 것이 중요합니다.

먼저 특허권의 현재 권리관계를 확인해야 합니다

상대방이 특허권 침해를 주장한다면 특허번호만 확인하는 것으로 끝내기보다 해당 권리가 현재 어떤 상태인지 살펴봐야 합니다. 특허권자가 누구인지, 권리가 이전되었는지, 공동으로 보유하고 있는지, 실시권이 설정되어 있는지 등이 기본적인 확인사항입니다.

특허법은 특허권의 이전을 인정하고 있으며 특허권이 공유된 경우 지분 양도나 실시권 설정 등에 별도의 제한을 두고 있습니다. 따라서 과거 계약서에 적힌 권리자와 현재 등록관계가 달라져 있다면 그 변동 경위를 확인할 필요가 있습니다.

침해를 주장하는 당사자가 특허권자인지, 전용실시권자인지 등도 청구할 수 있는 권리와 연결될 수 있습니다. 오래전부터 거래해 왔다는 사실만으로 현재의 권리관계를 추정하기보다 등록자료와 계약자료를 대조하는 것이 필요합니다.

특허청구범위와 실제 제품을 구성요소별로 비교해야 합니다

특허법 제97조는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정해진다고 규정합니다. 대법원도 청구범위의 문언을 기본으로 하면서 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 기술적인 의미를 객관적이고 합리적으로 해석해야 한다는 기준을 유지하고 있습니다.

따라서 특허권자의 제품과 상대방 제품을 단순히 비교하는 것보다 특허청구항과 실제 실시제품 또는 방법을 비교하는 작업이 중요합니다. 독립항과 필요한 종속항을 확인하고 각 청구항의 구성요소가 문제되는 제품이나 방법에 존재하는지를 살펴봐야 합니다.

문언이 완전히 동일하지 않더라도 일정한 요건 아래 균등관계가 인정되어 특허발명의 보호범위에 포함되는지가 문제될 수도 있습니다. 반대로 전체적인 목적이나 기능이 유사해 보이더라도 청구범위의 필수 구성요소가 실제 제품에 존재하지 않는다면 그 부분이 중요한 쟁점이 될 수 있습니다.

기존 계약이 있다면 실시할 권한의 범위를 확인해야 합니다

특허권 침해 분쟁이 항상 아무런 관계가 없던 경쟁업체 사이에서 발생하는 것은 아닙니다. 기술을 공동개발했던 업체, 제품을 위탁생산한 제조사, 부품 공급업체, 판매대리점 또는 과거 라이선스를 받은 업체 사이에서도 문제가 발생할 수 있습니다.

이러한 경우에는 특허침해 분석과 함께 기존 계약에서 어떤 권한을 부여했는지를 확인해야 합니다. 계약기간 동안 특허발명을 실시할 수 있도록 허락했는지, 제조·판매할 수 있는 제품과 지역이 제한되어 있는지, 재실시 허락이 가능한지, 계약 종료 이후 기존 재고나 생산설비를 어떻게 처리하기로 했는지 등을 살펴볼 수 있습니다.

계약이 존재한다는 사실 자체가 모든 실시행위를 허용한다는 의미는 아닙니다. 반대로 계약이 종료되었다는 이유만으로 과거에 이루어진 모든 실시행위가 소급하여 침해가 되는 것도 아니므로 허락의 시기와 범위를 구체적으로 확인해야 합니다.

우선 확인할 계약자료

• 특허권·기술에 관한 전용실시권 또는 통상실시권 계약
• 기술이전·라이선스 계약서
• 공동연구·공동개발 계약서
• OEM·ODM 등 제조·납품계약
• 특허권 양도 또는 지분 관련 계약
• 비밀유지계약과 기술자료 제공 약정
• 계약 변경·갱신·종료에 관한 합의서
• 실시료 지급과 정산자료

계약의 종료시점과 실제 실시시점도 함께 맞춰봐야 합니다

과거에는 적법하게 기술을 사용했지만 계약 종료 후에도 제품을 생산·판매하면서 분쟁이 시작되는 경우가 있습니다. 이때에는 단순히 현재 제품이 특허범위에 속하는지만 볼 것이 아니라 각 실시행위가 언제 이루어졌는지도 확인해야 합니다.

제품의 생산시점, 판매·납품시점, 계약 종료일, 재고처리기간 등을 시간순으로 정리하면 계약상 허락을 받은 기간의 행위와 계약 종료 이후의 행위를 구분할 수 있습니다.

또한 계약 종료 이후 사용할 수 있는 기술자료나 금형·설비, 기존 재고의 판매에 관한 별도 조항이 있는지도 확인할 필요가 있습니다. 특허침해와 계약위반이 동시에 주장되는 사건에서는 두 책임의 근거를 혼동하지 않는 것이 중요합니다.

침해 여부와 함께 특허 자체에 관한 쟁점도 검토할 수 있습니다

특허권자로부터 침해 주장을 받았다고 해서 상대방이 주장하는 권리범위를 그대로 전제로 대응할 필요는 없습니다. 해당 특허의 청구범위를 정확하게 해석하고 문제되는 제품이 그 범위에 포함되는지를 먼저 검토해야 합니다.

사건에 따라서는 특허의 무효 가능성이나 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지를 다투는 절차도 검토 대상이 될 수 있습니다. 특허심판원에는 특허발명의 보호범위와 관련하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 제도가 있습니다.

다만 권리범위 확인심판은 민사상 침해금지청구나 손해배상책임 자체를 최종적으로 확정하는 절차와 동일하지 않습니다. 대법원도 권리범위 확인심판의 판단이 특허침해 민사소송을 기속하는 것은 아니라고 설명하고 있으므로 사건의 목적과 진행단계에 맞추어 절차를 선택해야 합니다.

특허침해가 문제될 때 사실관계를 이렇게 구분할 수 있습니다

경고장이나 내용증명을 받은 초기에는 자료 보존이 중요합니다

특허침해 경고를 받은 경우 사실관계를 충분히 확인하기 전에 침해를 전부 인정하거나 상대방의 요구를 즉시 수용하는 답변을 보내는 것은 신중할 필요가 있습니다. 반대로 기술이 조금 다르다는 이유만으로 침해 가능성을 바로 부인하는 것도 적절하지 않을 수 있습니다.

먼저 상대방이 제시한 특허번호와 청구항, 침해제품, 침해행위를 특정해야 합니다. 이후 제품 사양서, 설계도면, 제조공정, 판매내역과 기존 계약서를 보존하여 실제 실시내용을 확인하는 것이 좋습니다.

관련 자료를 임의로 삭제하거나 사후에 계약서·기술자료의 내용을 실제와 다르게 맞추는 행동은 피해야 합니다. 특히 개발과정의 이메일이나 설계변경 기록은 기술의 형성과 실제 제품의 구성을 확인하는 자료가 될 수 있으므로 원본을 보존하는 것이 중요합니다.

유왕현 변호사의 사건 검토 방식

특허권 침해 사건에서는 상대방 제품과 자사 제품이 비슷한지를 비교하기 전에 현재 유효한 권리관계를 먼저 정리해야 합니다. 유왕현 변호사는 특허등록 자료와 청구범위를 확인하고 특허권자·실시권자 및 당사자 사이의 기존 계약관계를 구분하여 살펴봅니다.

그다음 문제되는 청구항의 구성요소와 실제 제품·방법을 대응시켜 확인합니다. 문언상 동일한 구성인지, 다른 부분이 있다면 균등침해가 문제될 가능성이 있는지 등 기술적 분석과 법률적 평가를 나누어 검토할 필요가 있습니다.

과거 거래관계가 있었다면 계약에 따라 허용된 실시와 그 범위를 벗어났다고 주장되는 행위를 다시 구분합니다. 계약기간, 대상 제품, 지역, 실시료와 계약 종료 이후 처리에 관한 조항을 실제 생산·판매자료와 대조하는 방식입니다.

마지막으로 상대방이 제기할 수 있는 침해금지와 손해배상 주장뿐 아니라 특허권의 보호범위, 계약상 허락, 권리범위 확인이나 무효 관련 쟁점 등 현재 단계에서 검토할 수 있는 대응수단을 함께 살펴봅니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

• 문제되는 특허번호와 특허공보
• 특허등록원부 등 현재 권리관계를 확인할 자료
• 침해를 주장하는 경고장·내용증명·소장
• 라이선스·기술이전·공동개발 계약서
• 제조·납품·유통 관련 계약서
• 제품 설계도면·사양서와 기술자료
• 제품의 제조공정과 기능을 설명할 자료
• 개발과 설계변경 과정의 이메일·업무자료
• 제품별 생산·판매시점과 수량 관련 자료
• 계약 체결부터 현재까지의 거래관계를 시간순으로 정리한 자료

자주 묻는 질문

상대방 제품과 모양이 비슷하면 특허침해인가요?

외관상 유사하다는 사실만으로 특허침해 여부를 판단할 수는 없습니다. 특허발명의 보호범위는 청구범위를 기준으로 정해지므로 문제되는 청구항의 구성과 실제 제품 또는 방법의 대응관계를 구체적으로 비교해야 합니다.

특허권자의 제품과 구조가 조금 다르면 침해가 아닌가요?

구성에 차이가 있다는 이유만으로 바로 결론을 내리기는 어렵습니다. 문언상 동일한지뿐 아니라 구체적인 사안에서는 균등관계가 인정되는지가 문제될 수 있으므로 청구범위와 실제 기술구성을 확인해야 합니다.

예전에 특허권자로부터 기술 사용을 허락받았다면 계속 사용할 수 있나요?

허락을 받았다는 사실만으로 기간 제한 없이 사용할 수 있다고 단정할 수 없습니다. 실시권이나 기술이전 계약의 기간, 대상 기술과 제품, 지역, 계약 종료 후 처리 등 실제 약정 내용을 확인해야 합니다.

공동개발한 기술이라면 상대방 특허를 자유롭게 사용할 수 있나요?

공동개발에 참여했다는 사실과 특허권을 보유하거나 자유롭게 실시할 권리가 있다는 것은 구분해서 살펴봐야 합니다. 특허의 출원·등록 명의와 공동개발계약에서 정한 성과물의 귀속, 실시권과 후속 기술의 처리 등을 확인할 필요가 있습니다.

특허침해 경고장을 받으면 바로 제품 판매를 중단해야 하나요?

경고장의 내용만으로 일률적인 대응을 정하기보다 상대방의 특허권 상태, 문제되는 청구항, 자사 제품과의 대응관계 및 기존 실시허락 여부를 먼저 확인해야 합니다. 다만 침해 가능성이 있는 상태에서 판매를 계속하는 경우의 법적 위험도 함께 검토할 필요가 있습니다.

특허침해가 인정되면 어떤 청구가 문제될 수 있나요?

특허법상 요건을 충족하면 특허권자 또는 전용실시권자가 침해금지나 예방을 청구하는 문제가 생길 수 있고 손해배상도 별도로 문제될 수 있습니다. 실제 청구 가능 범위는 권리자의 지위, 침해행위의 내용과 기간, 손해 관련 자료 등에 따라 구체적으로 검토해야 합니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 특허권 침해와 관련한 일반적인 권리관계 및 계약 검토 기준을 설명하기 위한 정보입니다. 실제 특허침해 여부와 청구·대응 방향은 특허청구범위, 제품 또는 방법의 구체적인 구성, 특허권의 상태와 실시계약 등 개별 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.