특허권 침해 분쟁에서 침해·위반 여부를 판단할 때 필요한 자료와 증거

핵심 요약

주요 쟁점: 특허권 침해 여부는 제품의 외관이나 기능이 비슷한지만 비교하는 것이 아니라 특허 청구범위에 기재된 구성과 상대방 제품·방법의 구성을 구체적으로 대조하여 판단해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 특허권의 현재 존속 여부와 권리자, 청구범위·명세서·도면, 출원과정의 보정서·의견서 등을 확인한 뒤 실제 문제되는 제품이나 방법의 기술적 구성을 특정해야 합니다.

초기 대응: 상대방 제품의 실물·사진·설명서·카탈로그·웹페이지와 판매자료 등을 확보하고, 가능한 범위에서 제품의 구조와 작동방식을 보존하여 특허 청구항의 구성요소별로 비교하는 것이 중요합니다.

주의사항: 특허제품과 상대방 제품이 비슷해 보인다는 이유만으로 침해라고 단정하거나 일부 구조가 다르다는 이유만으로 침해가 아니라고 단정해서는 안 됩니다. 문언상 구성의 충족 여부와 함께 구체적인 사안에서는 균등침해 가능성도 검토해야 합니다.

특허권 침해 판단은 특허 청구범위를 확인하는 것에서 시작합니다

특허법 제97조는 특허발명의 보호범위를 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하도록 규정하고 있습니다. 따라서 침해 여부를 판단할 때에는 특허제품과 상대방 제품의 전체적인 외관이나 목적만 비교하기보다 문제되는 특허의 청구항을 먼저 확정해야 합니다.

예를 들어 하나의 독립항이 여러 개의 구성요소로 이루어져 있다면 상대방 제품이나 방법이 각각의 구성을 갖추고 있는지를 대응시켜 살펴볼 필요가 있습니다. 특정 구성요소가 확인되지 않는다면 그 차이가 무엇인지, 문언상으로는 다르더라도 균등한 구성으로 평가될 가능성이 있는지를 추가로 검토해야 합니다.

청구범위의 의미가 명확하지 않은 경우에는 명세서와 도면 등을 함께 살펴야 합니다. 대법원 역시 청구범위 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 명세서의 다른 기재와 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 해석해야 한다는 기준을 제시하고 있습니다.

먼저 특허권 자체의 권리관계를 확인해야 합니다

상대방 제품 분석에 앞서 문제되는 특허가 실제로 어떤 상태인지 확인해야 합니다. 특허번호만 확인하는 데 그치지 않고 등록원부 등을 통해 특허권자, 존속 여부와 권리관계를 확인할 필요가 있습니다.

특허권자가 직접 문제를 제기한 것인지, 전용실시권자 또는 실시권과 관련된 당사자가 문제를 제기한 것인지도 구분해야 합니다. 특허법은 특허권자와 전용실시권자에게 침해금지 및 예방청구와 손해배상청구에 관한 규정을 두고 있으므로 당사자의 법적 지위를 먼저 확인해야 합니다.

특허권 측에서 우선 확보할 자료

• 특허등록원부와 등록공보
• 현재 적용되는 청구범위
• 발명의 설명과 도면을 포함한 명세서
• 출원 당시 청구범위와 이후 보정된 청구범위
• 거절이유통지서와 의견서·보정서 등 출원경과 자료
• 정정심판·무효심판 등 권리범위에 영향을 줄 수 있는 절차가 있었다면 관련 자료
• 전용실시권·통상실시권 등 실시계약이 문제된다면 관련 계약서

상대방 제품이나 방법을 구체적으로 특정할 증거가 필요합니다

특허권의 범위를 확인했다면 다음 단계는 실제 침해대상이라고 주장하는 제품이나 방법을 특정하는 것입니다. 제품명만 적는 것으로는 부족할 수 있고 어떤 모델·버전이 언제 어떤 구조로 생산·판매되었는지를 확인해야 하는 경우가 있습니다.

제품을 시중에서 정상적으로 구입할 수 있다면 구입일자와 판매자를 확인할 수 있는 영수증이나 주문내역과 함께 제품 자체를 보존하는 방법을 생각할 수 있습니다. 제품 포장, 모델번호, 제조번호, 설명서도 함께 보관하면 어느 제품을 분석했는지를 특정하는 데 도움이 됩니다.

온라인에서 판매되는 제품이라면 판매페이지의 주소와 게시일·확인일 등을 기록하고 제품설명, 사양, 도면과 사진을 함께 보존하는 것이 좋습니다. 웹페이지는 이후 수정되거나 삭제될 수 있으므로 단순히 주소만 기록하기보다 당시 표시된 내용을 확인할 수 있도록 자료화할 필요가 있습니다.

침해대상 측에서 확인할 수 있는 자료

• 문제되는 제품의 실물과 포장
• 제품명·모델명·제조번호와 버전정보
• 제품설명서·카탈로그·사양서
• 판매페이지와 홍보자료
• 제품의 구조를 확인할 수 있는 사진·영상
• 정상적으로 확보할 수 있는 설계·기술자료
• 방법발명이라면 실제 공정과 작업순서를 확인할 수 있는 자료
• 구매 영수증·거래명세서·세금계산서 등 유통 사실을 확인할 자료

청구항의 구성요소와 대상 제품을 하나씩 대응시켜야 합니다

침해 분석에서는 청구항 전체를 한 문장으로 비교하기보다 구성요소를 나누어 대상 제품의 대응구성과 비교하는 방식이 유용합니다. 이를 통해 어느 구성은 동일하고 어느 부분에서 차이가 발생하는지를 구체적으로 확인할 수 있습니다.

특허권자가 침해를 주장하는 경우에는 “기술이 같다”는 결론보다 각 구성요소가 상대방 제품의 어느 부분에 해당하는지를 설명할 수 있어야 합니다. 반대로 침해를 부인하는 측에서도 단순히 다른 기술이라고 주장하기보다 어떤 구성요소가 존재하지 않거나 다르게 구현되어 있는지를 자료로 설명할 필요가 있습니다.

문언이 다르다면 균등침해 가능성도 함께 살펴봐야 합니다

상대방 제품의 구성이 특허 청구범위의 문언과 완전히 동일하지 않다고 해서 항상 특허권의 보호범위에서 벗어나는 것은 아닙니다. 대법원은 일정한 요건 아래 청구범위의 구성과 침해대상 제품의 대응구성이 서로 균등한 관계에 있다면 특허발명의 보호범위에 포함될 수 있다고 보고 있습니다.

따라서 변경된 구성에서도 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지, 실질적으로 같은 작용효과를 나타내는지, 통상의 기술자가 그 변경을 쉽게 생각할 수 있는지 등을 구체적으로 검토해야 합니다. 동시에 변경된 구성이 출원 당시 공지기술과 동일하거나 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있었는지, 출원과정에서 의식적으로 제외한 것인지도 문제가 될 수 있습니다.

특히 출원과정에서 청구범위가 보정되었다면 감축되었다는 사실만 볼 것이 아니라 왜 보정했는지를 확인해야 합니다. 대법원도 의식적 제외 여부를 판단할 때 거절이유통지, 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도와 보정이유 등 출원경과를 종합적으로 살펴야 한다고 판단하고 있습니다.

직접침해뿐 아니라 침해로 보는 행위도 확인할 필요가 있습니다

완성된 특허제품 자체를 생산하거나 판매한 경우만 특허분쟁이 발생하는 것은 아닙니다. 현행 특허법 제127조는 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·양도·대여·수출·수입하거나 양도·대여를 청약하는 행위 등을 일정한 요건에서 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 보고 있습니다.

방법발명에 대해서도 그 방법의 실시에만 사용하는 물건에 관한 일정한 행위를 침해로 보는 규정이 있습니다. 따라서 부품이나 장비를 공급한 사건이라면 완성품만 비교하지 말고 해당 부품·장비의 용도와 실제 공급행위도 확인할 필요가 있습니다.

다만 어떤 부품이 특허제품에 사용된다는 사실만으로 곧바로 제127조가 적용된다고 단정할 수는 없습니다. 법률이 정한 요건을 충족하는지를 제품의 기능과 다른 용도의 존재 여부 등 구체적인 자료를 바탕으로 검토해야 합니다.

침해 여부와 함께 판매수량·기간·손해 관련 자료도 보존해야 합니다

특허법 제126조는 특허권자 또는 전용실시권자가 침해자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해 침해의 금지·예방을 청구할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 특허법 제128조는 고의 또는 과실에 의한 침해에 대해 손해배상을 청구할 수 있도록 하고 손해액 산정에 관한 여러 기준을 두고 있습니다.

따라서 침해 여부만 확인한 뒤 판매 관련 자료를 나중에 찾으려 하기보다 분쟁 초기부터 판매기간, 판매수량, 판매가격과 거래처 등을 확인할 수 있는 자료를 함께 보존하는 것이 좋습니다. 손해액이 실제 쟁점이 되면 특허권자의 판매자료와 이익자료, 실시료 관련 자료 등도 필요할 수 있습니다.

침해를 주장받은 사업자도 관련 자료를 임의로 삭제하거나 변경해서는 안 됩니다. 제품 버전별 설계자료, 생산·판매내역과 개발과정의 기록은 실제 문제되는 제품의 구조와 실시기간을 구분하는 데 필요한 자료가 될 수 있습니다.

자료를 확보할 때 영업비밀이나 계정 접근 문제를 만들지 않아야 합니다

상대방 기술의 구체적인 구조를 확인하기 어렵다고 해서 권한 없이 상대방의 서버나 계정에 접속하거나 내부자료를 취득해서는 안 됩니다. 특허침해 입증을 위한 자료 확보와 자료 취득행위 자체의 적법성은 별개의 문제입니다.

시중에 공개된 제품이나 카탈로그, 공개 웹페이지와 정상적인 거래과정에서 확보한 자료부터 정리하는 것이 좋습니다. 소송에서 상대방이 보유한 자료가 필요한 경우에는 사건에 맞는 증거확보 절차를 검토해야 합니다.

현행 특허법은 특허침해 소송에서 구체적인 침해행위의 내용·방식·형태를 둘러싼 자료제출과 입증을 보완하는 규정을 두고 있습니다. 따라서 내부자료가 없다는 이유만으로 임의적인 방법을 사용하기보다 현재 확보할 수 있는 자료와 소송상 확보가 필요한 자료를 구분할 필요가 있습니다.

유왕현 변호사의 사건 검토 방식

특허권 침해 사건에서는 상대방 제품이 비슷하다는 인상부터 출발하기보다 권리의 내용을 먼저 확정하는 것이 중요합니다. 유왕현 변호사는 특허등록원부와 현재의 청구범위, 명세서·도면 및 출원경과를 확인하고 실제 문제되는 청구항을 구성요소별로 정리합니다.

그 다음 대상 제품이나 방법을 구체적으로 특정합니다. 실물과 제품설명서, 사진·영상, 카탈로그 등 객관적인 자료를 청구항의 각 구성과 대응시키고 문언상 동일한 부분과 차이가 있는 부분을 구분하여 살펴봅니다.

구성에 차이가 있다면 곧바로 비침해라고 결론을 내리기보다 균등침해가 문제될 가능성과 출원경과에서 특정 구성이 제외되었는지를 함께 확인합니다. 반대로 특허권자 측 주장에 유리한 자료뿐 아니라 선행기술이나 대상 제품의 차이처럼 침해 주장을 제한할 수 있는 자료도 검토해야 합니다.

마지막으로 실제 생산·판매 등 실시행위의 기간과 규모, 당사자의 권리관계 및 예상되는 손해배상 범위를 확인합니다. 침해 여부와 손해액은 서로 연결되지만 별도의 입증이 필요한 부분이 있으므로 단계별로 증거를 나누어 정리하는 것이 중요합니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

• 특허번호와 특허등록원부
• 특허공보·청구범위·명세서·도면
• 출원과정의 거절이유통지서·의견서·보정서
• 상대방 제품 실물 또는 확보 가능한 제품사진·영상
• 제품설명서·카탈로그·판매페이지·사양서
• 제품을 구입했다면 주문내역·영수증과 포장자료
• 침해를 주장하거나 반박하는 내용증명·경고장
• 당사자 사이에 실시계약·개발계약 등이 있다면 해당 계약서
• 생산·판매기간과 수량을 확인할 수 있는 자료
• 청구항별 특허구성과 대상 제품의 대응구성을 정리한 비교표

자주 묻는 질문

제품의 기능이 같으면 특허권 침해인가요?

기능이나 목적이 같다는 사정만으로 침해 여부를 결정하기는 어렵습니다. 문제되는 특허 청구범위의 구성요소와 대상 제품의 구성을 각각 비교하여 보호범위에 포함되는지를 검토해야 합니다.

구조가 한 부분이라도 다르면 침해가 아닌가요?

문언상 다른 구성이 있다면 중요한 검토사항이지만 그 사실만으로 결론을 단정하기는 어렵습니다. 해당 차이가 특허 청구범위에서 어떤 의미를 갖는지와 균등침해 법리가 적용될 가능성이 있는지를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

특허등록증만 있으면 침해 여부를 판단할 수 있나요?

특허등록 사실만으로는 충분하지 않습니다. 현재의 청구범위와 명세서·도면을 확인해야 하고, 청구범위의 해석이나 균등침해가 문제된다면 출원과정의 보정서·의견서 등도 검토할 필요가 있습니다.

상대방 제품을 직접 구입해 분석해도 되나요?

시중에 정상적으로 판매되는 제품을 적법하게 구입하여 구조를 확인하는 방법을 검토할 수 있습니다. 이 경우 구입처·날짜·제품번호 등을 확인할 수 있는 자료와 제품 원형을 함께 보존하면 분석대상을 특정하는 데 도움이 됩니다.

상대방의 내부 제조공정을 알 수 없으면 방법특허 침해를 입증할 수 없나요?

방법발명은 외부에서 공정을 직접 확인하기 어려운 경우가 있어 제품자료와 공개된 기술자료, 거래자료 등 확보 가능한 증거부터 살펴봐야 합니다. 소송에서는 특허법상 구체적 행위태양의 제시와 자료 확보에 관한 규정의 적용 여부도 사건에 따라 검토할 수 있습니다.

권리범위확인심판을 하면 침해소송 결과도 그대로 정해지나요?

그렇지는 않습니다. 대법원은 권리범위확인심판이 확인대상발명이 특허권의 객관적 효력범위에 포함되는지를 확인하는 고유한 절차이지만 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부를 최종 확정하는 침해소송과는 별개의 절차라고 보고 있습니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 특허권 침해 분쟁에서 침해 여부를 검토하기 위한 일반적인 기준과 증거를 설명하기 위한 정보입니다. 실제 특허권의 보호범위와 침해 여부, 대응 방향은 청구범위의 내용, 출원경과, 대상 제품·방법의 구체적인 구성과 사건 진행 상황에 따라 달라질 수 있습니다.