특허권 침해 소송 또는 기업분쟁으로 이어진 경우 손해·책임 범위를 정리하는 기준

핵심 요약

주요 쟁점: 특허권 침해 분쟁에서는 먼저 상대방 제품이나 방법이 특허권의 권리범위에 포함되는지를 판단하고, 침해가 인정되는 경우 침해기간·판매수량·이익·실시료 등 손해배상 범위를 별도로 검토해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 특허등록원부와 청구범위, 상대방 제품의 구조·작동방식, 판매시기와 수량, 매출·원가·이익자료, 실시계약과 경고장 및 협상자료를 확보하여 침해 여부와 손해액 자료를 구분해야 합니다.

초기 대응: 제품 전체 매출을 곧바로 특허침해 손해액으로 보거나 상대방이 얻은 모든 이익을 손해라고 단정하기보다 특허법 제128조의 손해액 산정방법과 해당 특허기술이 제품 판매에 기여한 정도를 함께 검토해야 합니다.

주의사항: 손해배상 문제만 보고 분쟁을 정리해서는 안 됩니다. 현재도 침해행위가 계속되고 있다면 침해금지·예방과 침해물품 폐기 등의 청구가 문제될 수 있고, 상대방은 비침해뿐 아니라 특허의 효력 자체를 다투는 방향으로 대응할 가능성도 검토해야 합니다.

특허침해 책임은 먼저 권리범위와 실제 제품을 비교하는 것에서 시작합니다

특허침해로 인한 손해배상을 검토하려면 그 전에 실제 침해가 성립하는지를 확인해야 합니다. 특허법 제97조에 따르면 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정해지므로 특허 명칭이나 제품의 전체적인 유사성만으로 침해 여부를 판단해서는 안 됩니다.

청구항을 구성요소별로 나누고 상대방 제품이나 실시방법이 각각의 구성요소를 포함하는지를 비교해야 합니다. 문언상 동일하지 않은 부분이 있다면 균등침해 여부가 별도의 쟁점이 될 수도 있습니다.

따라서 손해액 계산부터 시작하기보다 유효한 특허권이 존재하는 기간, 문제되는 청구항, 상대방 제품의 구체적인 구조와 판매·사용행위를 먼저 특정하는 것이 중요합니다.

침해금지와 손해배상은 책임의 내용이 서로 다릅니다

특허권 침해가 인정될 경우 검토할 수 있는 법적 책임은 손해배상에 한정되지 않습니다. 특허법 제126조는 특허권자 또는 전용실시권자가 자신의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자를 상대로 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 하고 있습니다.

침해금지·예방을 청구할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거 등 침해 예방에 필요한 조치도 함께 청구할 수 있습니다.

반면 손해배상은 이미 발생한 침해로 특허권자 등이 입은 경제적 손해를 대상으로 합니다. 따라서 현재 진행 중인 생산·판매를 중단시키는 문제와 과거 침해기간에 발생한 손해를 금전으로 배상받는 문제를 나누어 정리할 필요가 있습니다.

손해배상은 실제 손해액만 계산하는 방식으로 한정되지 않습니다

특허침해 사건에서는 특허권자가 실제 손해액을 직접 계산하기 어려운 경우가 많습니다. 상대방의 판매수량과 원가·이익자료가 상대방 내부에 있고, 침해가 없었다면 특허권자가 어느 정도 판매할 수 있었는지를 정확히 증명하기 어려울 수 있기 때문입니다.

이러한 특성을 고려하여 특허법 제128조는 손해배상액을 산정하기 위한 여러 기준을 두고 있습니다. 침해제품의 양도수량과 특허권자의 단위수량당 이익을 기초로 하는 방법, 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 활용하는 방법, 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 기준으로 하는 방법 등을 사건에 맞게 검토할 수 있습니다.

따라서 특허권자가 주장한 매출감소액과 상대방이 얻은 매출액, 상대방의 이익 및 합리적인 실시료 상당액은 서로 동일한 개념이 아닙니다. 어떤 산정방식을 적용할 것인지에 따라 필요한 자료와 다툼의 범위도 달라집니다.

상대방의 전체 매출이 그대로 손해액이 되는 것은 아닙니다

침해제품이 판매되었다고 해서 해당 제품의 전체 매출액을 그대로 특허권자의 손해액으로 계산하는 것은 적절하지 않을 수 있습니다. 매출과 이익은 구분해야 하고, 해당 이익 가운데 특허발명이 실제 어느 정도 기여했는지도 사건에 따라 쟁점이 될 수 있습니다.

하나의 제품에는 특허기술 외에도 브랜드, 디자인, 다른 기술, 유통망, 가격, 광고 등 다양한 판매요인이 존재할 수 있습니다. 특히 특허발명이 완제품의 일부 구성에만 관련된다면 제품 전체 이익과 특허기술로 인한 이익 사이의 관계를 구체적으로 검토해야 합니다.

법원도 구체적인 특허침해 손해배상 사건에서 침해제품과 무관한 매출과 이익을 제외하고, 제품의 매출·이익에 특허발명이 기여한 정도 등을 고려하여 손해액을 산정한 사례가 있습니다.

따라서 권리자는 특허기술이 제품 구매에 어떤 영향을 주었는지를 설명할 자료를 준비할 필요가 있고, 침해를 주장받는 기업에서는 특허와 무관한 기능·기술·브랜드 등 다른 판매요인이 어느 정도 존재하는지를 객관적인 자료로 구분할 필요가 있습니다.

판매수량·원가·이익자료를 거래단위로 정리해야 합니다

손해액이 본격적으로 다투어지면 회계자료가 중요해집니다. 침해제품을 언제부터 언제까지 생산·판매했는지, 총 판매수량과 매출액이 얼마인지, 반품이나 할인은 어느 정도였는지를 정리해야 합니다.

특히 여러 제품을 함께 판매하는 기업이라면 전체 회사 매출과 문제된 침해제품의 매출을 분리해야 합니다. 문제된 제품 외의 매출이나 임대수익 등 다른 사업에서 발생한 수익을 특허침해로 얻은 이익에 포함시키지 않도록 구분할 필요가 있습니다.

손해액 검토에 필요한 주요 자료

• 제품별·기간별 판매수량과 매출자료
• 세금계산서·거래명세서·출고내역
• 제품별 제조원가와 변동비 관련 자료
• 반품·할인·환불 내역
• 재고수량과 폐기·회수 내역
• 침해제품 외 다른 제품의 매출자료
• 특허기술과 관련된 기존 실시계약서
• 제품 카탈로그·광고·기술설명서
• 제품 구매요인과 특허기술의 관계를 확인할 자료
• 특허침해 통지를 받은 시점 이후의 생산·판매내역

자료를 제출할 때에는 총매출만 제시하기보다 제품·기간·거래처별로 나누어 침해행위와 직접 관련된 부분을 특정하는 것이 좋습니다.

실시료 상당액을 검토한다면 기존 계약과 기술가치를 함께 확인해야 합니다

특허법 제128조에 따른 손해액 산정에서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액도 중요한 기준이 됩니다. 이 경우 단순히 특허권자가 원하는 실시료율을 적용하기보다 해당 기술과 거래관계에 맞는 합리적인 수준을 검토해야 합니다.

대법원은 실시료 상당액을 판단하면서 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 제3자와 체결한 실시계약, 침해자와의 과거 계약, 해당 기술분야의 실시료, 특허의 잔여 보호기간, 대체기술의 존재와 침해자가 얻은 이익 등 여러 사정을 고려할 수 있다고 판시한 바 있습니다.

따라서 이미 동일 특허에 관한 라이선스 계약이 있다면 계약서와 실제 실시료 지급자료를 확인해야 합니다. 반대로 기존 계약이 특별한 사업관계나 다른 권리를 함께 포함한 계약이었다면 해당 실시료율을 현재 분쟁에 그대로 적용할 수 있는지도 별도로 검토해야 합니다.

고의·과실과 경고장을 받은 시점도 책임 범위와 관련될 수 있습니다

특허법 제128조 제1항에 따른 손해배상은 고의 또는 과실에 의한 침해를 전제로 합니다. 다만 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 사람에 대하여 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하고 있습니다.

따라서 침해를 주장받는 기업이 단순히 “특허가 있는지 몰랐다”고 설명하는 것만으로 과실 문제가 정리되는 것은 아닙니다. 대법원은 이러한 과실 추정을 뒤집으려면 특허권의 존재를 알지 못한 데 정당한 사정이 있거나 자신의 실시기술이 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 데 정당한 사정 등이 주장·증명되어야 한다고 본 바 있습니다.

내용증명이나 경고장을 받은 뒤에도 동일 제품의 생산·판매가 계속되었다면 그 이후의 내부 검토와 대응과정도 중요합니다. 당시 특허를 어떻게 검토했는지, 비침해 의견이나 설계변경을 검토했는지, 판매를 언제 중단했는지 등을 시간순으로 보존하는 것이 좋습니다.

상대방이 요구하는 손해액뿐 아니라 특허의 효력과 권리범위도 함께 검토해야 합니다

특허침해를 주장받은 기업이라면 상대방이 요구하는 금액만 놓고 합의 여부를 판단하기보다 청구의 전제가 되는 특허권 자체를 확인해야 합니다. 특허가 현재 유효한지, 문제된 행위가 특허 존속기간 중 이루어졌는지, 실제 제품이 청구항의 모든 구성요소를 충족하는지를 검토해야 합니다.

필요한 경우 선행기술을 확인하여 특허의 유효성에 관한 쟁점이 있는지도 살펴볼 수 있습니다. 다만 특허의 무효 여부와 침해소송에서의 대응은 절차적으로 검토해야 할 사항이 있으므로 단순히 유사한 선행기술을 발견했다는 이유만으로 책임이 없다고 단정해서는 안 됩니다.

특허권자 역시 상대방의 무효 주장 가능성을 고려해야 합니다. 침해제품과 특허발명의 대응관계뿐 아니라 출원경과와 선행기술, 청구범위 해석에 영향을 줄 자료를 함께 정리하는 것이 좋습니다.

기업분쟁에서는 소송 외 합의범위도 구체적으로 정해야 합니다

특허분쟁이 기업 간 협상으로 진행된다면 합의금 액수만 정해서는 이후 문제가 남을 수 있습니다. 현재 판매 중인 제품을 언제까지 중단할 것인지, 기존 재고는 어떻게 처리할 것인지, 향후 실시를 허용한다면 실시범위와 기간 및 대가를 어떻게 정할 것인지 등을 구체화할 필요가 있습니다.

또한 해외 판매, 수출, 계열회사나 유통업체의 재고, 기존 고객에 대한 유지보수용 부품 등 실제 사업에서 계속 발생할 수 있는 행위를 확인해야 합니다. 합의 이후 허용되는 행위와 금지되는 행위가 불분명하면 새로운 침해분쟁으로 이어질 수 있습니다.

비밀유지, 기존 청구의 정산범위, 향후 추가청구 여부와 라이선스 종료 후 처리 등도 계약문구에 따라 법적 효과가 달라질 수 있으므로 실제 사업구조에 맞춰 검토해야 합니다.

분쟁 초기에는 관련 자료를 삭제하거나 사후 수정하지 않아야 합니다

침해주장을 받은 뒤 제품설명서나 판매자료를 삭제하면 사실관계를 확인하기가 오히려 어려워질 수 있습니다. 설계변경이 필요한 경우에도 기존 버전과 변경 버전을 구분하여 변경일자와 변경내용을 보존하는 것이 좋습니다.

매출·원가자료 역시 소송을 예상해 사후적으로 임의 수정하기보다 기존 회계자료를 원본 상태로 보존해야 합니다. 손해액을 줄이기 위해 특정 비용을 침해제품에 사후 배분하거나 반대로 손해를 크게 보이기 위해 다른 제품의 매출까지 포함하는 방식은 분쟁에서 새로운 다툼을 만들 수 있습니다.

기술자료, 이메일, 메신저, 내부 검토보고서와 거래자료를 먼저 보존하고 어떤 자료가 침해 여부와 손해액에 각각 관련되는지를 구분해 검토하는 것이 중요합니다.

유왕현 변호사의 사건 검토 방식

특허침해 소송이나 기업분쟁을 검토할 때 유왕현 변호사는 먼저 ‘침해 성립’과 ‘책임 범위’를 분리합니다. 특허청구범위와 상대방 제품을 구성요소별로 비교한 뒤 침해가 인정될 가능성을 검토하고, 그 다음 단계에서 침해기간과 판매수량 및 손해액 자료를 확인합니다.

손해배상 부분에서는 상대방이 주장하는 총액만 확인하지 않고 어떤 법적 산정방법을 사용했는지를 살펴봅니다. 판매수량과 단위당 이익을 기초로 한 것인지, 침해자의 이익을 근거로 한 것인지, 합리적인 실시료를 주장하는 것인지에 따라 필요한 반박자료가 달라질 수 있기 때문입니다.

특허기술이 완제품 일부에 해당한다면 특허발명의 실제 기여 정도와 특허 이외의 판매요인도 확인합니다. 반대로 특허기술이 제품의 핵심 구매요인이라면 이를 보여주는 광고자료, 기술설명서와 고객자료 등이 손해범위를 판단하는 데 의미가 있을 수 있습니다.

마지막으로 손해배상뿐 아니라 현재 침해금지 필요성, 재고와 기존 거래처 처리, 향후 라이선스 가능성 및 특허의 유효성에 관한 반론까지 함께 검토합니다. 기업분쟁에서는 판결 결과만이 아니라 현재 사업을 어떻게 운영할 것인지까지 연결하여 대응범위를 정리할 필요가 있습니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

• 특허등록원부와 특허공보·청구범위
• 문제된 제품의 도면·사양서·카탈로그·실물자료
• 상대방 제품과 특허 청구항을 비교한 자료
• 내용증명·경고장과 이에 대한 회신
• 침해제품의 생산·판매 시작일과 종료일
• 제품별 판매수량·매출·원가·이익자료
• 세금계산서·거래명세서·출고 및 재고자료
• 기존 특허 실시계약과 실시료 지급자료
• 설계변경을 했다면 변경 전후 기술자료와 변경일자
• 분쟁 이후 상대방과 진행한 협상·합의 관련 자료

자주 묻는 질문

특허침해 제품의 매출액 전부를 손해배상해야 하나요?

제품 매출액 자체와 법률상 손해액은 구분해야 합니다. 적용되는 특허법 제128조의 산정방법과 실제 이익, 특허발명의 기여 정도, 특허와 무관한 판매요인 등 구체적인 자료를 확인해야 합니다.

상대방이 얻은 이익을 특허권자의 손해로 주장할 수 있나요?

특허법 제128조는 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 손해액 산정에 활용할 수 있는 규정을 두고 있습니다. 다만 회사 전체 이익과 침해행위로 얻은 이익은 구분해야 하므로 제품별 매출·비용과 다른 사업에서 발생한 이익을 확인할 필요가 있습니다.

특허권자가 직접 제품을 판매하지 않아도 손해배상을 청구할 수 있나요?

특허법은 손해액 산정에 합리적인 실시료 상당액 등을 활용할 수 있는 규정을 두고 있습니다. 실제 적용할 수 있는 산정방식은 특허권자의 실시형태와 라이선스 가능성, 기존 실시계약 등 구체적인 사정에 따라 검토해야 합니다.

특허가 있는 줄 몰랐다면 손해배상책임이 없어지나요?

특허법 제130조는 특허권 또는 전용실시권 침해자의 과실을 추정하고 있습니다. 따라서 특허의 존재를 몰랐다는 주장만으로 책임 여부가 결정되는 것은 아니며 과실 추정을 뒤집을 수 있는 구체적인 사정이 있는지를 확인해야 합니다.

손해배상만 하면 계속 제품을 판매할 수 있나요?

그렇게 단정할 수 없습니다. 특허권자는 손해배상과 별도로 현재 또는 장래의 침해에 대한 금지·예방을 청구할 수 있으므로 계속 판매 여부는 침해금지청구와 실시허락 가능성 등을 별도로 검토해야 합니다.

합의한다면 합의금만 정하면 되나요?

기업 간 특허분쟁에서는 합의금 외에도 기존 재고, 판매중단 시점, 향후 실시허락, 실시지역과 기간, 유통업체 보유재고, 추가청구와 비밀유지 등 후속 문제를 구체적으로 정할 필요가 있습니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 특허권 침해가 소송 또는 기업분쟁으로 이어진 경우 손해와 책임 범위를 검토하기 위한 일반적인 기준과 절차를 설명하는 정보입니다. 실제 침해 여부와 손해배상액, 금지청구 및 대응 방향은 특허청구범위, 제품의 구성, 침해기간, 판매·이익자료와 개별 분쟁의 진행 상황에 따라 달라질 수 있습니다.