디자인권 침해 분쟁을 소송 전 합의나 계약 수정으로 해결할 때 확인할 조항

핵심 요약

주요 쟁점: 디자인권 침해 분쟁의 합의에서는 과거 침해에 대한 책임뿐 아니라 앞으로 해당 디자인을 어디까지 사용할 수 있는지를 명확하게 정해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 등록디자인의 권리자·존속 여부와 보호범위, 상대방이 실제 사용한 제품·디자인, 기존 계약에서 허용한 사용범위를 먼저 확인해야 합니다.

계약 조항: 사용중단 시점, 재고·금형·온라인 게시물 처리, 실시허락의 범위와 기간·지역·대가, 수정디자인의 처리, 손해배상 및 분쟁 종결 범위를 구체적으로 정하는 것이 중요합니다.

주의사항: 단순히 “향후 디자인을 사용하지 않는다”거나 “모든 분쟁을 종결한다”고만 작성하면 유사디자인, 기존 재고, 온라인 판매와 향후 거래에서 다시 분쟁이 생길 수 있습니다.

디자인권 침해 분쟁은 소송 전에 해결하는 방법도 검토할 수 있습니다

제품의 외관이나 포장, 부품 등의 디자인이 유사하다는 이유로 디자인권 침해 주장이 제기되면 곧바로 소송으로 진행해야 하는 것은 아닙니다. 당사자 사이에 거래관계가 계속되고 있거나 사용범위를 조정할 수 있다면 사용중단 합의, 손해배상 합의 또는 실시허락 계약을 통해 분쟁을 정리하는 방법도 검토할 수 있습니다.

다만 합의금 액수만 정하고 사건을 종결하면 이후 동일하거나 유사한 디자인의 사용, 이미 생산한 재고의 판매, 온라인 상품페이지 유지 등을 둘러싸고 다시 분쟁이 발생할 수 있습니다.

따라서 과거에 발생한 문제를 어떻게 정리할 것인지와 앞으로 디자인을 어떻게 사용할 것인지를 구분하여 합의서 또는 수정계약서에 반영할 필요가 있습니다.

합의 전에 등록디자인과 실제 사용디자인을 정확하게 특정해야 합니다

디자인권 분쟁에서 먼저 확인할 것은 어떤 등록디자인이 문제되고 있으며 상대방이 실제로 어떤 디자인을 사용하고 있는지입니다.

디자인보호법은 디자인권자·전용실시권자 또는 이해관계인이 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있도록 하고 있습니다. 대법원도 권리범위 확인심판에서는 심판의 대상으로 특정한 디자인과 상대방이 실제 실시하는 디자인이 동일한 대상인지가 중요하다는 점을 확인하고 있습니다.

소송 전 합의에서도 이러한 구분은 중요합니다. 합의서에 단순히 “침해 제품”이라고 적기보다 제품명, 모델명, 도면, 사진, 제품번호 등을 이용하여 어떤 디자인과 제품을 대상으로 합의하는지 특정하는 것이 좋습니다.

• 등록디자인 번호와 등록원부
• 등록디자인의 도면과 설명
• 상대방 제품의 사진과 실제 판매 형태
• 제품명·모델명·품번
• 온라인 판매페이지와 카탈로그
• 기존 디자인 사용계약 또는 납품계약

침해 인정 여부와 합의의 목적을 구분해서 작성해야 합니다

당사자 사이에 침해 여부 자체에 관한 의견이 다르지만 소송비용과 거래관계 등을 고려하여 합의하는 경우도 있습니다. 이런 경우 합의서 문구가 한쪽 당사자의 법적 책임을 전부 인정하는 의미인지, 침해 여부에 관한 판단 없이 분쟁만 종결하는 것인지 구분할 필요가 있습니다.

반대로 상대방이 디자인권 침해를 인정하고 사용중단과 손해배상에 합의하는 경우라면 어떤 행위를 인정하는 것인지 범위를 특정하는 편이 이후 해석상 분쟁을 줄이는 데 도움이 됩니다.

합의 목적이 명확하지 않으면 이후 다른 제품이나 다른 거래를 둘러싼 분쟁에서 기존 합의서의 의미가 다시 문제될 수 있습니다.

사용중단 조항은 제품의 생산부터 온라인 판매까지 구체적으로 정해야 합니다

디자인권자가 향후 사용중단을 요구하는 합의라면 “앞으로 사용하지 않는다”는 한 문장만으로는 부족할 수 있습니다.

실제 사업에서는 생산뿐 아니라 판매, 수입·수출, 전시, 온라인 광고, 납품 등 여러 단계에서 문제가 될 수 있기 때문입니다. 합의 당시 어느 행위까지 중단할 것인지 구체적으로 정하는 것이 중요합니다.

특히 재고가 상당한 경우에는 즉시 전량 폐기할 것인지, 일정 기간 동안만 판매할 수 있도록 할 것인지가 합의의 중요한 조건이 될 수 있습니다.

사용을 계속 허용한다면 실시허락의 범위를 명확하게 정해야 합니다

분쟁 이후에도 거래관계를 유지하기로 했다면 디자인 사용을 전면 금지하기보다 일정한 조건으로 실시를 허락하는 방식으로 계약을 수정할 수 있습니다.

이때에는 단순히 “디자인 사용을 허락한다”고 정하지 말고 어떤 디자인을 어떤 제품에, 어느 지역에서, 언제까지, 어떤 방식으로 사용할 수 있는지를 구체적으로 정하는 것이 좋습니다.

• 허락 대상이 되는 등록디자인과 제품
• 실시허락 기간과 갱신조건
• 국내·해외 등 허용 지역
• 생산·판매·수출 등 허용되는 실시행위
• 온라인 판매 또는 특정 유통채널의 허용 여부
• 제3자에게 다시 사용하게 할 수 있는지 여부
• 사용대가와 지급시기 및 정산방법
• 계약 종료 후 재고와 생산설비 처리

전용실시권과 통상실시권은 법적 성격과 효력이 다르므로 어떤 형태의 실시권을 설정하거나 허락할 것인지도 계약 내용과 거래 목적에 따라 별도로 검토해야 합니다.

수정디자인과 파생제품을 어떻게 처리할지도 정해야 합니다

실무에서는 기존 디자인을 그대로 사용하는 문제보다 일부 형상이나 모양을 변경한 제품 때문에 분쟁이 반복되는 경우가 있습니다.

따라서 계약을 수정하면서 “등록디자인과 동일한 디자인을 사용하지 않는다”는 조항만 두면 향후 변경제품이 합의 대상인지 다시 다투게 될 수 있습니다.

수정제품을 허용할 것이라면 사전승인 절차를 둘 것인지, 변경된 도면을 서로 확인할 것인지, 새로운 디자인등록을 출원할 경우 권리 귀속을 어떻게 할 것인지 등을 정할 필요가 있습니다.

다만 등록디자인의 권리범위에는 유사 여부에 관한 법률적 판단이 포함될 수 있으므로 계약서에서 지나치게 추상적으로 “유사한 모든 디자인”을 금지하는 경우에는 실제 적용범위가 어디까지인지 별도의 검토가 필요합니다.

합의금과 손해배상 조항은 어떤 기간과 행위를 정산하는지 밝혀야 합니다

합의금을 지급하기로 했다면 금액뿐 아니라 그 금액으로 어떤 책임을 정산하는 것인지가 중요합니다.

예를 들어 합의일까지 발생한 특정 제품의 디자인권 침해와 관련된 민사상 손해배상 문제를 정산하는 것인지, 다른 제품이나 향후 새롭게 발견되는 행위까지 포함하는 것인지에 따라 합의의 효과가 달라질 수 있습니다.

따라서 합의금 지급일과 방법, 지급 지연 시 처리, 정산 대상 기간과 제품, 합의 이후 추가 청구가 가능한 예외가 있는지 등을 구체적으로 작성하는 편이 좋습니다.

이미 침해제품의 판매수량이나 매출에 관한 자료를 확보하고 있다면 합의금 협의 과정에서 그 자료도 함께 확인할 필요가 있습니다. 디자인보호법은 디자인권 또는 전용실시권 침해에 대한 손해배상과 손해액 산정에 관한 규정을 두고 있으므로 소송으로 진행될 경우 예상되는 쟁점을 고려하여 합의조건을 검토할 수 있습니다.

비밀유지와 거래처 연락에 관한 조항도 필요한지 확인해야 합니다

기업 사이의 디자인권 분쟁에서는 분쟁 사실이나 합의내용이 거래처에 알려지는 것 자체가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 이 때문에 비밀유지 조항을 두는 경우가 있습니다.

다만 비밀유지 범위를 지나치게 넓게 정하면 법원·특허심판원 등 법적 절차에 필요한 자료 제출이나 회계·세무처리, 전문가 자문까지 문제가 될 수 있습니다. 법령상 의무나 분쟁 대응에 필요한 공개를 예외로 둘 것인지 검토해야 합니다.

또한 거래처나 온라인 플랫폼에 침해 사실을 통보한 상태라면 합의 이후 기존 통지를 철회하거나 수정할 것인지, 어느 당사자가 어떤 방식으로 연락할 것인지도 필요에 따라 정할 수 있습니다.

분쟁 종결 조항은 범위를 지나치게 넓거나 모호하게 작성하지 않아야 합니다

합의서에는 흔히 “당사자는 향후 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않는다”는 형태의 문구가 사용됩니다. 그러나 디자인권 분쟁에서는 어떤 제품과 어느 기간의 행위까지 종결시키는 것인지가 중요합니다.

현재 확인된 특정 제품에 관한 과거 분쟁만 종결하려는 것인지, 계약기간 중 허용된 실시까지 포함하는 것인지, 합의 이후 새로운 침해행위가 발생한 경우에도 청구하지 않는 것인지 구분할 필요가 있습니다.

또한 등록디자인 자체의 유효성이 다투어지고 있다면 무효심판과 관련한 입장을 합의에서 어떻게 처리할지도 검토해야 합니다. 디자인보호법상 이해관계인은 일정한 무효사유가 있는 경우 디자인등록 무효심판을 청구할 수 있고, 무효심결이 확정되면 원칙적으로 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 보게 됩니다.

합의 위반이 발생했을 때의 처리방법도 정해야 합니다

합의서를 작성하면서 정상적으로 이행되는 경우만 생각하면 이후 다시 제품을 판매하거나 사용대가를 지급하지 않았을 때 또 다른 분쟁이 발생할 수 있습니다.

따라서 사용중단 의무 위반, 대금 미지급, 승인받지 않은 디자인 사용 등이 발생했을 때 계약을 해지할 수 있는지, 시정기간을 둘 것인지, 손해배상 문제를 어떻게 처리할 것인지 등을 검토할 필요가 있습니다.

위약금이나 손해배상액 예정 조항을 둘 경우에도 금액과 적용조건을 명확하게 작성해야 합니다. 구체적인 계약관계에 따라 해당 조항의 효력과 법원의 감액 가능성 등이 문제될 수 있으므로 단순히 높은 금액을 정하는 방식으로 접근하기보다 실제 거래규모와 예상되는 손해를 함께 검토하는 것이 좋습니다.

소송 전에는 권리범위와 무효 가능성도 함께 검토해야 합니다

합의를 검토한다고 해서 상대방의 침해 주장을 그대로 전제로 할 필요는 없습니다. 등록디자인과 실제 제품이 동일·유사한지, 디자인등록 자체에 무효사유가 제기될 가능성은 없는지 등을 함께 살펴야 합의조건을 판단할 수 있습니다.

디자인보호법은 등록디자인의 보호범위를 확인하기 위한 권리범위 확인심판과 일정한 사유가 있는 경우 디자인등록의 효력을 다투는 무효심판 절차를 두고 있습니다. 실제 소송이나 심판으로 진행될 경우 이러한 절차가 함께 문제될 수 있습니다.

따라서 침해 여부가 불분명한 상황에서 상대방이 요구한 손해액과 사용중단 조건만 보고 합의하기보다 소송이나 심판으로 진행되었을 때 예상되는 쟁점도 함께 검토하는 것이 좋습니다.

사건을 검토할 때 확인해야 할 사항

디자인권 침해 분쟁을 검토할 때에는 먼저 등록디자인과 실제 판매제품을 정확하게 특정하고 도면·사진·제품을 서로 비교해야 합니다. 그다음 기존 계약이 있다면 당초 허용한 디자인 사용범위와 현재 이루어지고 있는 사용이 일치하는지를 살펴볼 필요가 있습니다.

유왕현 변호사는 합의 여부를 검토할 때 권리자의 주장뿐 아니라 상대방이 제기할 수 있는 비침해 주장, 등록무효 주장과 기존 계약상 사용권한도 함께 확인합니다. 그 결과를 바탕으로 과거 책임을 정리하는 조항과 향후 사용관계를 정하는 조항을 구분하여 검토하는 방식이 필요합니다.

합의 자체가 목적이 되기보다 합의 이후 동일한 문제가 다시 발생하지 않도록 제품·기간·지역·실시행위·재고·대가·계약 종료 후 처리까지 구체적으로 정하는 것이 중요합니다.

상담 전 준비하면 좋은 자료

1. 디자인등록증과 등록원부, 등록디자인 도면을 준비합니다.
2. 문제된 상대방 제품의 사진·실물·판매페이지를 보존합니다.
3. 기존 라이선스·납품·제조·개발계약서를 준비합니다.
4. 상대방과 주고받은 경고장, 내용증명, 이메일과 메신저를 정리합니다.
5. 제품의 생산·판매 시기와 수량, 매출 관련 자료를 확인합니다.
6. 현재 보유한 재고와 금형·도면의 현황을 정리합니다.
7. 향후 거래를 종료할 것인지 실시허락을 통해 계속할 것인지 입장을 정리합니다.

자주 묻는 질문

디자인권 침해를 인정하지 않아도 합의할 수 있나요?

가능합니다. 침해 여부에 대한 법률적 판단과 별개로 분쟁비용이나 거래관계를 고려하여 합의하는 경우가 있을 수 있습니다. 다만 합의서가 침해 사실을 인정하는 취지인지, 책임 인정 없이 분쟁만 종결하는 것인지 문구를 명확하게 정할 필요가 있습니다.

남은 재고를 일정 기간 판매하도록 합의할 수 있나요?

당사자 사이의 합의내용에 따라 검토할 수 있습니다. 이 경우 허용되는 제품과 수량, 판매기간, 판매채널, 사용대가 등을 구체적으로 정해 두는 것이 좋습니다.

합의 후에도 디자인을 계속 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

권리자로부터 적절한 실시허락을 받는 방식을 검토할 수 있습니다. 허락 대상 디자인과 제품, 기간, 지역, 실시범위, 대가와 계약 종료 후 처리 등을 계약서에 구체적으로 정해야 합니다.

제품 모양을 조금 변경하면 합의 대상에서 제외되나요?

변경 정도만으로 일률적으로 판단할 수 없습니다. 등록디자인의 보호범위와 변경된 디자인의 구체적인 형태를 비교해야 하므로 수정디자인을 어떻게 처리할지 합의서에 별도로 정하는 방법을 검토할 수 있습니다.

합의금을 지급하면 이후에는 추가 청구가 전혀 불가능한가요?

합의서에서 어떤 제품, 기간과 행위를 대상으로 분쟁을 종결했는지에 따라 달라질 수 있습니다. 합의 이후 새롭게 발생한 행위까지 포함하는지 여부도 문언과 합의 경위를 확인해야 합니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 디자인권 침해 분쟁의 일반적인 기준과 소송 전 합의·계약 수정 시 확인할 사항을 설명하기 위한 정보입니다. 실제 적용 법률과 대응 방향은 등록디자인의 내용, 제품의 형태, 기존 계약, 증거와 사건 진행 상황에 따라 달라질 수 있습니다.