디자인권 침해 문제가 발생했을 때 권리관계와 계약서를 먼저 확인해야 할 이유

핵심 요약

주요 쟁점: 디자인권 침해는 단순히 두 제품이 비슷해 보이는지만으로 판단하지 않습니다. 등록디자인의 권리자와 보호범위, 상대방 제품의 형태와 실시행위, 사용허락이나 계약관계가 있었는지를 함께 확인해야 합니다.

먼저 확인할 내용: 디자인등록원부, 등록공보와 도면, 창작자와 출원인, 권리의 양도·승계 여부, 외주·공동개발·납품계약서, 실시권 설정이나 사용허락 내용을 확인해야 합니다.

초기 대응: 상대방에게 침해를 주장하기 전에 등록디자인과 실제 제품을 비교하고, 제품 출시·판매자료와 계약서 원본 및 디자인 개발과정을 보여주는 자료를 보존하는 것이 중요합니다.

주의사항: 과거 거래관계에서 디자인 사용을 허락한 적이 있다면 그 범위와 종료시점을 확인해야 합니다. 계약내용을 검토하지 않은 채 침해라고 단정하거나 상대방 제품의 판매중단을 요구하면 계약상 권한을 둘러싼 별도의 분쟁이 발생할 수 있습니다.

디자인이 비슷하다는 사실보다 먼저 권리관계를 확인해야 합니다

디자인권 침해 문제가 생기면 흔히 자신의 제품과 상대방 제품의 외관부터 비교합니다. 물론 디자인의 동일·유사 여부는 중요한 쟁점이지만 그 전에 현재 유효한 디자인권이 누구에게 있고, 침해를 주장하거나 방어하는 당사자가 어떤 권리를 가지고 있는지를 확인해야 합니다.

디자인보호법은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인에게 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 인정하고, 2명 이상이 공동으로 창작한 경우에는 그 권리를 공유하도록 정하고 있습니다. 따라서 회사 내부개발인지, 외부 디자이너에게 의뢰한 것인지, 여러 사람이 공동으로 개발한 것인지에 따라 최초 권리관계부터 달라질 수 있습니다.

특히 실제 창작자와 출원인 또는 등록명의자가 다른 사건이라면 권리가 어떤 계약과 절차를 거쳐 이전되었는지를 확인할 필요가 있습니다.

등록원부와 등록공보에서 현재 권리상태를 확인합니다

침해를 주장하기 전에는 디자인등록번호만 확인하는 것으로 부족할 수 있습니다. 등록원부와 등록공보를 통해 디자인권자, 출원일과 등록일, 등록디자인의 도면·사진, 기본디자인과 관련디자인의 관계, 권리 이전이나 실시권 설정 여부 등을 확인해야 합니다.

디자인권의 효력은 등록디자인뿐 아니라 그와 유사한 디자인을 업으로 실시하는 영역과 관련되므로 실제 보호범위를 판단하려면 등록 당시 제출된 도면이나 사진을 정확하게 확인해야 합니다.

상대방이 문제 삼는 부분이 등록디자인의 특징적인 부분인지, 해당 물품에서 일반적으로 사용되는 형태인지 등도 구분하여 살펴볼 필요가 있습니다.

외주제작이나 공동개발이라면 계약서가 중요한 이유가 있습니다

기업이 디자인업체나 프리랜서에게 제품 디자인을 맡긴 사건에서는 비용을 지급했다는 사실만으로 모든 권리관계가 정리되었다고 단정하기 어렵습니다. 계약서에서 디자인등록을 받을 수 있는 권리나 등록 후 디자인권을 누구에게 귀속시키기로 했는지 확인해야 합니다.

공동개발의 경우에도 어느 회사가 아이디어를 제공했고 누가 구체적인 디자인을 완성했는지, 출원은 누구 명의로 하기로 했는지, 개발 결과물을 각 회사가 어느 범위에서 사용할 수 있는지 등을 살펴야 합니다.

따라서 용역계약서·공동개발계약서뿐 아니라 견적서, 발주서, 이메일과 메신저, 시안 전달내역, 수정요청 기록 등 실제 개발과정을 보여주는 자료도 함께 확인하는 것이 좋습니다.

사용허락을 받은 적이 있다면 허락의 범위를 확인해야 합니다

상대방이 등록디자인과 유사한 제품을 판매하고 있더라도 과거 디자인권자로부터 사용을 허락받은 관계가 있었다면 계약내용이 중요한 쟁점이 됩니다. 디자인보호법은 디자인권자가 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있도록 규정하고 있습니다.

전용실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로 실시할 권리를 독점합니다. 통상실시권자는 법률 또는 설정행위에서 정한 범위에서 해당 디자인을 실시할 수 있습니다.

따라서 계약기간, 대상 제품, 판매지역, 생산수량, 재실시 허용 여부와 계약종료 후 재고처리 등을 확인해야 합니다. 허락받은 범위를 넘은 사용인지, 계약 종료 후에도 계속 생산·판매한 것인지에 따라 쟁점이 달라질 수 있습니다.

계약서에서는 어떤 내용을 확인해야 하나요?

계약서에 “결과물의 권리는 발주자에게 귀속한다”는 표현이 있더라도 구체적으로 어떤 권리를 의미하는지 추가 검토가 필요할 수 있습니다. 디자인권, 디자인등록을 받을 수 있는 권리, 결과물의 사용권 등이 항상 같은 의미는 아니기 때문입니다.

반대로 별도의 서면계약이 없더라도 이메일이나 메시지, 거래관행 등을 통해 사용범위가 문제될 수 있으므로 계약서 한 장만으로 검토를 끝내지 않는 것이 좋습니다.

권리관계가 정리되면 등록디자인과 상대방 제품을 비교합니다

디자인보호법상 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항과 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본 등에 표현된 디자인에 따라 정해집니다. 따라서 실제 판매제품만 비교하는 것이 아니라 등록된 디자인이 무엇인지부터 정확하게 특정해야 합니다.

그 다음 상대방 제품의 전체적인 형태와 특징을 비교하고 등록디자인과 동일하거나 유사한 범위에 해당하는지를 검토합니다. 제품 일부가 닮았다는 사실만으로 침해를 단정하기보다 물품의 성격과 디자인의 구체적인 형태를 함께 살펴야 합니다.

상대방 입장에서는 독자적으로 개발했다는 주장뿐 아니라 선사용에 따른 통상실시권 등 법률상 실시권이 문제될 수도 있습니다. 디자인등록출원 전부터 어떤 제품을 개발·생산하고 있었는지도 사건에 따라 확인할 필요가 있습니다.

침해를 주장하기 전 판매·생산 자료도 보존해야 합니다

디자인권 침해가 의심된다면 상대방 제품의 판매페이지, 제품사진, 모델명과 판매가격, 판매자와 제조자 정보 등을 확보해 두는 것이 좋습니다. 온라인 판매페이지는 수정되거나 삭제될 수 있으므로 확인한 시점과 출처를 알 수 있는 형태로 자료를 보존할 필요가 있습니다.

자신의 디자인에 대해서도 등록자료뿐 아니라 실제 제품의 출시시기, 판매량과 거래처, 홍보자료 등을 정리해야 합니다. 손해배상을 청구하는 경우에는 침해 여부와 별도로 손해와 관련된 자료가 필요하기 때문입니다.

상대방에게 경고장을 보내기 전에 권리의 유효성이나 계약상 사용권을 검토하지 않으면 상대방이 오히려 권리귀속이나 등록의 유효성을 다투는 상황도 예상해야 합니다.

침해가 확인되는 경우 금지청구와 손해배상 등을 검토할 수 있습니다

디자인권자 또는 전용실시권자는 자신의 권리를 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 금지나 예방을 청구하는 방안을 검토할 수 있습니다. 침해행위를 조성한 물품의 폐기나 설비 제거 등 필요한 조치가 함께 문제될 수도 있습니다.

손해가 발생한 경우에는 손해배상 청구도 검토할 수 있습니다. 디자인보호법은 침해소송에서 손해액 산정에 관한 별도의 규정을 두고 있으며, 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 경우 일정한 범위에서 과실을 추정하는 규정도 두고 있습니다.

다만 어떤 청구를 할 수 있는지는 현재 권리자와 실시권자의 지위, 실제 침해행위의 내용, 계약관계와 손해 발생 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

사건을 검토할 때 확인해야 할 사항

유왕현 변호사가 디자인권 침해 분쟁을 검토할 때에는 먼저 등록원부와 등록공보를 통해 현재의 권리관계를 확인하고, 최초 창작부터 출원·등록·양도·사용허락까지의 과정을 시간순으로 정리합니다.

특히 외주제작이나 공동개발 사건에서는 계약서의 권리귀속 조항과 실제 개발과정을 비교합니다. 계약서에 적힌 내용과 당사자들이 실제로 디자인을 사용해 온 방식이 일치하는지, 상대방이 주장할 수 있는 사용허락이나 실시권이 있는지도 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

그 다음 등록디자인과 상대방 제품을 비교하여 권리범위와 침해 여부를 검토하고, 판매자료와 손해 관련 자료를 정리합니다. 디자인이 비슷하다는 인상만으로 결론을 정하기보다 권리관계, 계약, 등록디자인의 범위와 실제 실시행위를 순서대로 확인하는 것이 중요합니다.

상담 전 준비사항과 자주 묻는 질문

• 디자인등록원부와 등록공보
• 등록 당시 제출한 도면·사진
• 디자인 초안·시안과 수정과정 자료
• 외주용역·공동개발·제조·납품계약서
• 디자인권 양도·사용허락 관련 계약서
• 이메일·메신저·발주서와 견적서
• 자사 제품의 출시·판매·홍보자료
• 상대방 제품의 사진·판매페이지와 판매자 정보
• 침해를 알게 된 시점과 이후 주고받은 내용증명·연락자료

제품 디자인이 거의 같으면 바로 디자인권 침해인가요?

외관이 비슷하다는 사정은 중요하지만 그것만으로 결론을 내리기는 어렵습니다. 등록디자인의 보호범위와 상대방 제품을 비교하고 상대방에게 실시권이나 다른 법률상 권원이 있는지도 함께 확인해야 합니다.

외주업체에 디자인 비용을 전부 지급했다면 디자인권도 회사 것이 되나요?

비용 지급만으로 권리귀속을 단정하기보다 실제 창작자와 계약내용을 확인해야 합니다. 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 양도나 결과물의 권리귀속에 관한 조항이 어떻게 작성되었는지가 중요합니다.

예전에 사용을 허락했지만 계약이 끝났다면 계속 판매할 수 있나요?

계약기간이 종료되었다는 사실만으로 판단하기보다 계약 종료 후 생산·판매, 기존 재고의 처분과 사용허락 범위를 확인해야 합니다. 계약서와 종료 당시 협의내용을 함께 검토할 필요가 있습니다.

상대방이 우리보다 먼저 디자인을 사용했다고 주장하면 어떻게 하나요?

디자인보호법에는 일정한 요건을 갖춘 선사용자에게 통상실시권을 인정하는 규정이 있습니다. 상대방이 등록출원 전에 해당 디자인을 독자적으로 창작했는지, 실제 사업 또는 사업 준비를 하고 있었는지 등 구체적인 사실관계를 확인해야 합니다.

침해가 의심되면 먼저 내용증명을 보내는 것이 좋은가요?

내용증명 발송 전에 현재 권리상태와 등록디자인의 범위, 상대방 제품, 과거 계약관계를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 상대방에게 요구할 내용과 법적 근거를 정리하지 않은 상태에서 침해를 단정하면 이후 분쟁에서 추가 쟁점이 생길 수 있습니다.

참고 법령과 절차

법률 고지

이 글은 디자인권 침해 분쟁에서 확인해야 할 일반적인 권리관계와 계약상 쟁점을 설명하기 위한 정보입니다. 실제 디자인권 침해 여부와 청구 가능한 범위는 등록디자인의 내용, 권리귀속과 실시권 관계, 계약내용, 상대방 제품과 실시행위 등 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.